Nedcentr.ru

НЕД Центр
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Возможно ли использование товарного знака без заключения лицензионного соглашения?

Регистрация лицензионного договора на товарный знак

Неотъемлемой составляющей предоставления прав на промышленную собственность, включая товарные знаки, является регистрация лицензионного договора. Этот этап крайне важен, без него предоставление права использования зарегистрированного обозначения будет признано недействительным, поэтому при заключении такой сделки необходимо незамедлительно обратиться в Патентное ведомство для регистрации распоряжения исключительными правами.

Рассмотрим преимущества, которые предоставление права использования и регистрация лицензионного договора на товарный знак предоставляет обеим сторонам договора (лицензиару и лицензиату):

Владелец (лицензиар) товарного знака получает от сделки дополнительный доход и повышение узнаваемости бренда, а также легальный способ защитить товарный знак от досрочного аннулирования по причине неиспользования. Лицензиат (приобретатель) экономит время и деньги на разработку нового продукта и регистрацию интеллектуальной собственности в Роспатенте, а также сразу начинает работу под известной потребителям торговой маркой и при этом не нарушает ничьи права при использовании товарного знака.

NB! Сделка и регистрация лицензионного договора на товарный знак дает право лицензиату на использование товарного знака в строго оговоренных границах и объемах, но не предполагает полного перехода к нему всех прав, принадлежащих правообладателю.

В законодательстве выделены следующие виды договоров:

  • исключительная/неисключительная лицензии;
  • единичная лицензия;
  • сублицензия;

Ответственность за незаконное использование товарного знака

Действующее российское законодательство предусматривает три основных вида ответственности за незаконное использование товарного знака.

Гражданская ответственность

Защита товарного знака регулируется статьей 1515 Гражданского кодекса РФ, в которой определено, что товары и их упаковки, этикетки, на которых имеется незаконная установка чужого товарного знака, являются контрафактными, подлежащими по требованию правообладателя изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя. В случаях необходимости введения в оборот контрафактных товаров правообладатель товарного знака вправе потребовать удаления за счет нарушителя любых обозначений результатов интеллектуальной деятельности. Лицо, незаконно использовавшее исключительное право на товарный знак, должно незамедлительно удалить любые обозначения, сходные с товарным знаком до степени смешения, со всех информационных объектов, включая документацию, рекламные конструкции и вывески. Кроме того, правообладатель вправе потребовать от нарушителя возмещения убытков либо компенсации в размере, определяемом судом с учетом степени и характера нарушения:

  • от 10 тысяч до 5 млн рублей;
  • в двукратном размере стоимости товара, на котором был незаконно использован чужой товарный знак;
  • в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, с учетом цены, остановленной правообладателем за использование результата интеллектуальной деятельности на законных основаниях, то есть по лицензионному договору.

Защита товарного знака и иных результатов интеллектуальной деятельности подтверждается предупредительной маркировкой правообладателя. Лицо, которое использует предупредительную маркировку по отношению к товарам и услугам под товарным знаком, не зарегистрированным на территории РФ, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Вместе с тем, Гражданский кодекс РФ предусматривает и другие способы защиты товарного знака. Так, в соответствии со ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав может осуществляться путем предъявления требований правообладателя:

  • о пресечении любых действий, которые могут нарушать право использования товарного знака и иных результатов интеллектуальной деятельности — к лицу, которое совершает эти действия либо готовится их совершить;
  • о признании права на товарный знак — к лицу, которое не признает это право, действуя в противовес к интересам правообладателя;
  • о возмещении убытков — требование предъявляется к лицу, незаконно использовавшему право на товарный знак без заключения лицензионного договора и причинившему ущерб правообладателю;
  • об изъятии материального носителя – к изготовителю, хранителю, импортеру, перевозчику продавцу или иному распространителю (п. 5 ст. 1252 ГК РФ);
  • о публикации судебного решения о выявленном нарушении с указанием настоящего правообладателя – предъявляется к лицу, являющемуся нарушителем исключительного права на товарный знак и иные результаты интеллектуальной деятельности.

Кроме того, при нарушении исключительного права товарного знака в отдельных случаях правообладатель вправе выставлять требования к нарушителю о выплате компенсации при наличии доказательств факта нарушения, при этом обладателю не нужно будет доказывать размер убытков, причиненных нарушителем. Оборудование, иные устройства и материалы, используемые для совершения нарушения товарного знака либо иных результатов интеллектуальной деятельности, на основании судебного решения должны быть изъяты из оборота и уничтожены за счет средств нарушителя (исключения составляют случаи обращения таких товаров в оборот государства). При нарушении исключительного права на товарный знак, совершенного конкуренцией, защита результата интеллектуальной деятельности осуществляется в соответствии с нормами гражданского и антимонопольного законодательства. При неоднократном или грубом нарушении исключительного права на товарный знак на основании п. 2 ст. 61 ГК РФ судом может быть принято решение о ликвидации юридического лица (если нарушителем авторских прав является юридическое лицо) или о прекращении деятельности, как индивидуального предпринимателя (если нарушитель – физическое лицо, ИП), ст.1253 ГК РФ.

Административная ответственность

Борьба с незаконным использованием товарного знака предполагает не только существенные наказания, носящие материальный характер, но также и превентивные меры, способствующие предупреждению преступлений в данной области. В частности, речь идет о мерах административной ответственности. Административные правонарушения за незаконное использование товарного знака и иных результатов интеллектуальной деятельности регулируются нормами и правилами КоАП РФ. Так, на основании 14.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ за названное нарушение предусмотрены наказания:

  • на физических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей с полной конфискацией предметов, незаконно содержащих чужой товарный знак;
  • на должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей с полной конфискацией предметов, незаконно содержащих чужой товарный знак;
  • на юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей с полной конфискацией предметов, незаконно содержащих чужой товарный знак.

Согласно нормам статьи 14.10 КоАП РФ законодательство, в первую очередь, преследует цели защиты прав правообладателей на товарные знаки. Таким образом, юридическое лицо либо ИП, по факту деятельности которых было установлено незаконное использование товарного знака, будут нести административную ответственность с вынесением штрафа и конфискацией контрафактного товара, исключая возможность дальнейшего использования результата интеллектуальной собственности, принадлежащего настоящему правообладателю.

Отметим, что возбуждение административного производства в отношении правонарушителя в области незаконного использования чужого товарного знака возможно без заявления правообладателя либо лица, использующего права на товарный знак на законном основании.

Уголовная ответственность

Незаконное использование товарного знака может повлечь за собой также и уголовную ответственность, которая регулируется ст. 180 УК РФ. Так, незаконное использование права на товарный знак, в частности, нарушение защиты исключительного права правообладателя на результат интеллектуальной деятельности, при неоднократном совершении деяния, причинившего крупный ущерб, влечет за собой наказание в виде:

  • штрафа в размере до 300 000 рублей;
  • заработной платы ли иного дохода осужденного за последние 2 года;
  • обязательных работ на срок до 480 часов;
  • исправительных работ на срок до 24 месяцев.

Неоднократное незаконное использование предупредительной маркировки в отношении товарного знака, не зарегистрированного в РФ, при причинении крупного ущерба наказывается:

  • штрафом в размере до 120 000 рублей;
  • штрафом в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за последние 12 месяцев;
  • обязательными работами на срок от 120 до 180 часов;
  • исправительными работами на срок до 12 месяцев.

Преступления в экономической деятельности, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 180 УК РФ, совершенные организованной группой либо группой лиц по предварительному сговору, влекут за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет со штрафом до 500 000 рублей либо заработной платы или иного дохода осужденного за последние 36 месяцев. Цели и мотивы преступного деяния в отношении незаконного использования чужого товарного знака могут нести собой различный характер: получение незаконного дохода из корыстных побуждений, испортить деловую репутацию конкурента и другое. Фактический состав незаконного использования товарного знака определяется на основании норм Гражданского кодекса РФ.

Уголовная ответственность за незаконное использование исключительного права интеллектуальной собственности может быть возложена только в случае установления всех признаков состава уголовного преступления.

Ответственность за использование товарного знака без разрешения

Наиболее важный вопрос в использовании товарного знака, является вопрос о том, что будет, если использовать товарный знак без разрешения. В первую очередь следует понимать, что использование товарного знака без разрешения является незаконным.

Читать еще:  Как вернуть или обменять товар, купленный в кредит?

Когда на продукции используется тот или иной товарный знак при отсутствии соответствующего разрешения, то такая продукция является контрафактной.

Контрафактная продукция, как правило, изымается и уничтожается.

Таким образом, для лица, которое незаконно использует товарный знак, может наступить гражданская ответственность в виде изъятия и уничтожения продукции. Кроме того, правообладатель товарного знака может обратиться в суд с иском и взыскать убытки.

Ст. 14.10 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за незаконное использование товарного знака, с назначением наказания в виде штрафа и конфискацией имущества. Самый большой штраф грозит юрлицу – от 50 тыс.р. до 200 тыс.р.

Если же незаконное использование товарного знака совершено лицом неоднократно или причинило крупный ущерб, то в этом случае такому лицу грозит уголовная ответственность по ст. 180 УК РФ, санкции которой предусматривают наказания от штрафов до лишения свободы.

Составление лицензионного договора на товарный знак

Лицензионный договор на товарный знак представляет собой официальное разрешение со стороны правообладателя использовать свой товарный знак в течение срока и на условия составленного договора. Последний зачастую содержит в себе ограничения, которые накладываются на лицо, являющееся получателем лицензионных прав по договору, по направлению и формату использования данного товарного знака:

  • Перечисляются товары и услуги, которые могут присутствовать на рынке под данным товарным знаком;
  • Ограничивается территория, на которой получатель лицензии может пользоваться товарным знаком;
  • Определяются обязательные качественные характеристики товара, который должен продаваться под данным товарным знаком.

При этом следует помнить, что незаконное пользование товарным знаком (то есть, без должного оформления лицензионного соглашения) влечет за собой наступление гражданско-правовой (ст. 1515 ГК РФ), административной (ст. 14.10. КоАП РФ), а также уголовной ответственности (ст. 180 УК РФ).

Компания «ВКО-интеллект» поможет вам провести составление и правовой анализ лицензионного соглашения. А именно:

  • Грамотно и в соответствии со всеми действующими правовыми нормами сформулировать условия договора;
  • Провести адекватную оценку размера платежей в соответствии с рыночными показателями;
  • Произвести оформление и подачу лицензионного договора на процедуру государственной регистрации.

Цели и задачи лицензионного договора

Законодательство не регулирует вопрос заключения лицензионных договоров напрямую, но на них распространяется действие положений ГК РФ: глава 9 «Сделки» раздела III «Общие положения об обязательствах» и «Общие положения о договоре».

Данный документ содержит элементы торгового контракта, но отличается от него нематериальным характером объекта сделки, сохранением права интеллектуальной собственности за лицензиаром и возможностью «двойного» владения. Пользователь может передать право на применение объекта третьей стороне на условиях сублицензии, если подобная возможность оговорена в контракте с правообладателем. Основная задача, которую позволяют решить сделки в сфере лицензирования, — это недопущение нарушений условий, на которых происходит использование результатов интеллектуального труда.

Объекты лицензионного договора
К интеллектуальной собственности, являющейся объектом лицензионного договора, относятся:

  • литературные, художественные и научные труды;
  • сценическая деятельность, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи;
  • товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения;
  • изобретения;
  • промышленные образцы;
  • географические названия;
  • сорта растений и породы животных;
  • микросхемы, радиосигналы, базы данных, доменные имена и др.

Виды лицензионных договоров

С точки зрения объема прав, предоставляемых принимающей стороне, соглашения делятся на:

  • неисключительные, предусматривающие передачу возможности использования интеллектуальной собственности одному или нескольким пользователям с сохранением аналогичных полномочий и у первичного правообладателя;
  • исключительные, в соответствии с которыми все права переходят к одному пользователю без сохранения соответствующих прав за передающей стороной.

Особенность лицензионного договора состоит в том, что он предоставляет возможность применения только отдельных «предметов» интеллектуальной собственности. Если же пользователь получает целый комплекс исключительных прав (например, на фирменное название, на технологии производства и ведения бизнеса и др.), то между сторонами заключается договор коммерческой концессии, который также известен под названием «франчайзинг».

Если право, оговоренное в лицензионном договоре, прекращает свое действие, то и само соглашение перестает действовать. По условиям франчайзинга в аналогичной ситуации теряет силу только положение, которое относится к завершившемуся праву, сам же контракт продолжает действовать.

Структура и форма лицензионного договора

Форма контракта может содержать такие разделы:

  1. Преамбула. Здесь указываются реквизиты и наименования сторон. Лицензиат обязан четко сформулировать свое намерение приобрести лицензию на оговоренных условиях. Также необходимо указать на правомочность лицензиара совершить данную продажу.
  2. Определение понятий. В разделе следует указать вид сделки и различные условия использования лицензии, а также дать точные определения объекту интеллектуальной собственности.
  3. Предмет. Оговаривается возможность продажи сублицензий лицензиатом.
  4. Усовершенствования. Здесь указывается объем тех улучшений, которые могут быть внесены пользователем в объект сделки.
  5. Гарантии и ответственность сторон. Пользователь обязан выплатить стоимость лицензии, а правообладатель — предоставить ему экономические, технические и юридические гарантии.
  6. Техническая помощь. Здесь описывается объем помощи в изучении объекта сделки, который может предоставить лицензиар и желает получить лицензиат.
  7. Налоги и платежи.
  8. Обеспечение конфиденциальности. Этот пункт особенно важен в случае с ноу-хау, разглашение сути которого приводит к его обесцениванию.
  9. Защита передаваемых прав. Обязанности по защите лежат на лицензиаре. Но пользователь должен максимально содействовать противоположной стороне.
  10. Разрешение возникающих споров.
  11. Период действия и условия расторжения сделки.
  12. Юридические адреса и подписи сторон.

Условия лицензионного договора

Соглашение признается заключенным, если его стороны пришли к единой позиции по всем вопросам, которые обуславливают природу контракта и признаются существенными с точки зрения действующих законов. Чтобы лицензионный договор был признан действительным, необходимо соблюсти такие условия:

  1. Наличие предмета соглашения. Им в данном случае считается право на использование определенных технологий, изобретений, ноу-хау и др. Также следует описать те продукты, которые могут быть изготовлены с применением данной интеллектуальной собственности.
  2. Наличие регистрации товарных знаков (в случае, если он является объектом договора). Оно должно подтверждаться копиями соответствующих свидетельств, которые прилагаются к контракту. В самом тексте документа необходимо указать номера этих свидетельств.
  3. Объем прав, которые получает принимающая сторона, и вид лицензии. Пределы применения объекта лицензионной собственности пользователем следует четко обозначить. Если предыдущий правообладатель сохраняет за собой право использования интеллектуальной собственности, то указывается, какая часть прав не может быть получена лицензиатом.
  4. Гарантия качества. В статье необходимо указать, что качество продукта лицензиата не будет уступать качеству продукта, производимого лицензиаром.
  5. Период и география действия. При отсутствии договоренности участников о времени и территории действия лицензии эти параметры определяются в соответствии с географией и периодом действия патента.
  6. Размер вознаграждения, перечисляемого лицензиатом другой стороне. К моменту подписания документа между сторонами необходимо достичь консенсуса по данному вопросу. Конкретная сумма определяется участниками сделки либо устанавливается на уровне рыночной стоимости подобных товаров и услуг.

Заключение лицензионного договора: этапы и особенности процедуры

Первым этапом является сбор необходимой документации (например, подготовка копий свидетельств о регистрации товарных знаков). Затем проводится согласование всех спорных вопросов и составляется текст контракта. После этого он подписывается сторонами.

На следующем этапе осуществляется подготовка и предоставление в Роспатент заявления о регистрации соглашения. Заявление составляется в свободной форме, подписывается правообладателем и подается в патентный орган. Вместе с заявлением передаются копии необходимых сопутствующих документов (например, копия свидетельства о регистрации товарного знака), контракт в трех экземплярах и документ, который подтверждает уплату пошлины.

Срок и география действия лицензионного договора

Период действия сделки не должен быть продолжительнее времени действия права на результат интеллектуального труда. Так, период действия товарного знака и полезной модели составляет 10 лет, но по истечении этого срока его можно пролонгировать. Для изобретения данный период достигает 20 лет, для промышленного образца не превышает 15 лет (при необходимости продлевается на 10 лет). Если в тексте не указан конкретный период действия документа, то контракт считается подписанным на 5 лет.

При его подготовке и утверждении необходимо обозначить географию действия. Она не может быть шире той территории, на которой осуществляется правовая охрана соответствующей собственности интеллектуального характера. Соглашение может допускать использование объекта на всей территории страны, в конкретном регионе, городе, на определенной улице города и т.д.

Стоимость процедуры составления и регистрации договора

Цена складывается из нескольких составляющих. Основной и самой сложной из них является размер вознаграждения лицензиару. Сумма этой выплаты определяется прибылью от лицензии и состоит из нескольких видов выплат: роялти (процент), паушальных (фиксированная сумма) и других платежей.

Читать еще:  Кто имеет право на предоставление социального обслуживания на дому?

Затраты на оформление включают:

  1. Госпошлины. Их размеры за регистрацию составляют, например: 13 500 рублей на товарный знак и по 11 500 рублей за каждое дополнительное свидетельство; 1600 рублей за образец промышленного характера, модель или изобретение, и по 850 рублей за каждый дополнительный патент.
  2. Юридические услуги. Их стоимость может варьироваться, но в среднем составляет 10 000–15 000 рублей за каждую из следующих услуг: составление типового или нетипового соглашения, проверка представленных бумаг на соответствие положениям законодательства, подготовка и передача в Роспатент заявления о регистрации контракта, составление дополнительного соглашения. Составление и подача в патентные органы заявления на внесение изменений в действующие документы или регистрация контракта на патент обойдется заказчику примерно в 5000–10 000 рублей. Плата за каждый дополнительный товарный знак или патент варьируется в пределах 500–2500 рублей.

Итак, заключение лицензионного договора позволяет на законных основаниях передать право использования товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности другому лицу, оговорив при этом объем предоставляемых ему возможностей, сумму компенсации, которую он должен выплатить передающей стороне, а также период и место действия данного контракта.

Юридическая поддержка при составлении и регистрации лицензионных и сублицензионных договоров

Составление договора на товарный знак или патент и его подача в патентные органы требует специальной подготовки и соответствующих знаний. Малейшая неточность в документе или отсутствие необходимой информации ведет к отказу в регистрации. Оптимальным решением данной проблемы является обращение к юридическим фирмам, специализирующимся на подготовке подобной документации. Сотрудники таких организаций осуществят все необходимые действия в течение нескольких дней. Они могут выполнить работу под ключ или помочь клиентам на отдельных этапах составления бумаг и их подачи в надзорные органы.

Например, одной из ведущих фирм, специализирующихся на оказании подобных услуг, является PATENTUS, работающая как с отечественными, так и с иностранными клиентами. Специалисты организации обеспечат подготовку типовых и нетиповых соглашений на товарные знаки и патенты и проверят предоставленную документацию на соответствие нормам законодательства.

PATENTUS гарантирует своим клиентам профессиональный подход к делу, оперативность выполнения заказов и прозрачность стоимости услуг.

Когда суд может не принять лицензионный договор при расчете компенсации за нарушение исключительного права?

В споре между индивидуальным предпринимателем и производителем автозапчастей Верховный Суд подчеркнул, что не любой лицензионный договор может стать основой для расчета компенсации за нарушение права на товарный знак (Определение от 26 января 2021 г. № 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019).

180 тысяч компенсации за товар, который стоил 165 рублей

ИП Галина Шемонаева продала за 165 руб. контрафактную автозапчасть с изображением, сходным до степени смешения с товарным знаком АО «Рикор Электроникс». Правообладатель снял нарушение на видео и подал иск о взыскании 180 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительного права. Воспользовавшись одним из способов, указанных в подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, «Рикор Электроникс» определил в качестве компенсации двукратную стоимость правомерного использования этого ТЗ другим лицом по лицензионному договору.

АС Орловской области согласился с тем, что право истца было нарушено, но на основании Постановления КС № 28-П/2016 снизил размер компенсации до 10 тыс. руб. Однако Девятнадцатый ААС пришел к выводу, что в данном случае отсутствует основной критерий для снижения компенсации по Постановлению № 28-П – одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов. Апелляция также напомнила, что та формула, которую истец выбрал для расчета компенсации, определена в законе императивно. То есть контрдоводы ответчика должны быть направлены на оспаривание цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого товарного знака и которую правообладатель подтвердил лицензионным договором, пояснил суд. Не обнаружив таких доводов, апелляция удовлетворила исковые требования в полном объеме. С этим подходом согласился и Суд по интеллектуальным правам.

Галина Шемонаева подала кассационную жалобу в ВС РФ. Предприниматель обратила внимание на явную несоразмерность компенсации цене товара и на то, что нарушение было всего одно. Ответчик утверждала, что представляла контррасчет компенсации, но первая инстанция и апелляция немотивированно отклонили его. Более того, подчеркнула предприниматель, позиции судов по этому делу противоречат не только Постановлению № 28-П/2016, но и Постановлению КС № 40-П/2020. Отметим, что на момент рассмотрения дела в первой инстанции, апелляции и СИПе Постановления КС № 40-П еще не существовало.

ВС призывает сравнивать лицензионный договор и обстоятельства нарушения

Изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила акты нижестоящих инстанций и вернула дело на новое рассмотрение в АС Орловской области.

Как пояснила Экономколлегия, определение размера компенсации относится к прерогативе суда, который рассматривает спор по существу. Именно он определяет итоговую сумму компенсации в пределах, установленных Гражданским кодексом, в зависимости от характера нарушения и других обстоятельств дела, а также с учетом требований разумности и справедливости. «С учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ величины. Данная правовая позиция отражена в Постановлении Конституционного Суда от 24 июля 2020 г. № 40-П», – подчеркнул ВС.

Он напомнил, что именно суд определяет обстоятельства, имеющие значения для правильного рассмотрения дела. При установлении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, указал Суд. То есть в основу расчета размера компенсации может быть положена только стоимость права на аналогичный способ использования.

«При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации», – сказано в определении. Представление истцом лицензионного договора, как и любого другого, не предполагает, что суд должен определить размер компенсации в двукратном размере цены этого договора, указал ВС. Дело в том, еще раз подчеркнул он, что в основу расчета компенсации согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК должна быть положена цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

ВС напомнил, что ответчик вправе оспорить расчет истца – обосновать другую стоимость права использования спорного ТЗ, «исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика».

Экономколлегия также указала, что если истец рассчитал размер компенсации на основании лицензионного договора, то суд соотносит условия этого договора и обстоятельства правонарушения. Так, необходимо обратить внимание на срок действия договора, объем предоставленного права, территорию правомерного использования, способы использования права по договору и способ правонарушения, а также на перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение.

В данном случае, заметил ВС, ответчик оспаривала расчет истца, но первая и апелляционная инстанция оценили не все ее доводы. Более того, они не установили «надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, сложившуюся в период, соотносимый с моментом правонарушения». Отсутствие одновременного нарушения исключительных прав на несколько объектов не является безусловным основанием для отказа во взыскании компенсации в размере меньше заявленного истцом, подчеркнул Суд.

Сославшись на Постановления КС № 28-П и № 40-П, Экономколлегия добавила: «Установление размера компенсации, рассчитанного на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика».

Эксперты «АГ» прокомментировали позицию Суда

Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев считает, что в этом деле ВС продемонстрировал универсальность позиции КС о возможности снизить размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. «В последнее время в судебной практике по такого рода делам активно применяются указанные Верховным Судом критерии: объем предоставленных полномочий, лицензионная территория, ассортимент лицензионной продукции и предельные объемы лицензионных товаров. Все эти показатели стали все чаще и детальнее сравниваться судами при определении стоимости права использования товарного знака, положенной истцом в основу расчета требуемой компенсации. Сложно не согласиться с обоснованностью такого подхода с точки зрения необходимости соблюдения баланса прав и интересов экономически более слабой стороны процесса (ответчика-предпринимателя, розничного продавца) от явно несоразмерных претензий более сильной стороны процесса (истца – производителя товаров)», – пояснил эксперт.

Читать еще:  Развод через суд Какие документы нужно предоставить судье

По его мнению, процесс защиты исключительных прав сейчас «фрагментируется» и усложняется в контексте применимых обстоятельств. «Взыскание крупных сумм компенсации в ближайшем будущем будет обусловливаться крупными партиями контрафактной продукции на складе производителя, зафиксированными на досудебной стадии, либо систематическими нарушениями ответчиком исключительных прав. В тоже время иски к розничным продавцам контрафактной продукции становятся нецелесообразными. Трудозатраты, издержки, связанные с доказыванием нарушения и участием в судебном процессе, значительно превышают возможный эффект от получаемых в последнее время решений», – считает Василий Зуев.

Юрист Lidings Алексей Возжаев полагает, что это определение ВС – хрестоматийный пример применения Постановления № 40-П. «В рассматриваемом деле есть все условия, позволяющие снизить размер компенсации, рассчитанной по подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК: нарушитель – индивидуальный предприниматель, низкая стоимость контрафактного товара – 165 руб., однократный характер нарушения. Очевидно, что у нижестоящих судов не было возможности дать оценку деятельности предпринимателя с точки зрения новой позиции КС, поскольку на момент заседаний соответствующее постановление еще не появилось», – указал он.

Верховный Суд провел детальное исследование обстоятельств с точки зрения сопоставимости условий использования с обстоятельствами нарушения, добавил эксперт. «Такой подход просто необходим, когда речь идет о балансе интересов правообладателя и индивидуального предпринимателя – ответчика. Очевидно, что сумма компенсации в 180 тыс. руб. не соответствует нарушению – реализации контрафактного товара на сумму 165 руб.», – подчеркнул юрист.

С учетом позиции ВС по этому делу, в аналогичных ситуациях индивидуальным предпринимателям следует мотивированно оспаривать размер компенсации, рассчитанной по подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, ссылаясь на надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака в определенный момент времени, считает Алексей Возжаев. «Правообладателям же необходимо формировать доказательственную базу не просто из любых лицензионных договоров, а лишь из тех, в которых указаны способы использования, соответствующие нарушению», – добавил эксперт.

Юрист арбитражной практики юридической фирмы VEGAS LEX Артем Данцев, напротив, считает, что в данном случае подход КС не имел ключевого значения. «В определении рассмотрен вопрос не о снижении компенсации ниже установленных законом пределов, а о доказывании стоимости права использования товарного знака, прямо влияющей на размер компенсации», – пояснил он.

Отраженный в определении подход к установлению стоимости права использования товарного знака не является новым и требует от судов оценки представленных доказательств применительно к конкретным обстоятельствам дела, указал Артем Данцев. «Например, если на основании лицензионного договора предоставлено право использования товарного знака несколькими способами в отношении различных групп товаров в течение продолжительного периода времени, а нарушение совершено однократно и при иных обстоятельствах, суд может установить стоимость права использования применительно к конкретному нарушению», – отметил юрист.

В таких случаях, по его словам, суды, если нет иных доказательств стоимости права использования, зачастую определяют ее размер арифметическим делением установленного договором вознаграждения и учитывают при этом условия использования товарного знака: «Например, если договором предусмотрено точное количество продукции, для определения стоимости права однократного использования товарного знака вознаграждение делится на указанное число товаров».

При этом, добавил Артем Данцев, судебная практика свидетельствует о том, что опровержение размера стоимости использования товарного знака в подобных спорах может быть для нарушителя не менее эффективным способом защиты, чем снижение компенсации на основании позиции КС. «Например, в рамках дела № А03-20619/2019 в качестве доказательства суды оценили лицензионный договор с вознаграждением в размере 300 тыс. руб., что в пересчете на конкретное нарушение составило 117 руб. Аналогично судебными актами по делу № А82-10321/2018 была взыскана компенсация в размере 1612 руб. из 100 тыс. руб., заявленных правообладателем со ссылкой на договор», – рассказал юрист.

Существенные условия лицензионного договора

Чтобы соглашение имело юридическую силу и в последующем прошло регистрацию, в нем должны содержаться следующие условия:

  • Описание объекта, право использования на который предоставляется, с указанием реквизитов свидетельства или патента (при их наличии).
  • Способы использования ОИС и объем предоставляемых прав. От этого зависит вид договора — простая или исключительная лицензия. В первом случае лицензиар вправе и после заключения соглашения предоставлять право использования третьим лицам и самостоятельно пользоваться ОИС. Во втором — это не допускается. По общему правилу лицензия признается простой. Иное должно быть прямо оговорено в соглашении.
  • Территория, на которой предоставляется использование ОИС. Если она не указана, предполагается, что лицензиат вправе пользоваться правами на территории всей страны.
  • Срок договора. Он не может быть больше, чем период действия исключительных прав. Если срок не указан, соглашение действует в течение 5 лет.
  • Размер вознаграждения и порядок его оплаты (по возмездной сделке). При отсутствии данного условия контракт считается незаключенным.

Процедура регистрации лицензионных договоров

Для получения услуги по регистрации лицензионных договоров необходимо передать в Роспатент комплект документов. Сделать это можно как через канцелярию ведомства, так и через единый портал госуслуг или по почте.

Услуга по регистрации лицензионного договора является платной. Размер пошлин утвержден Правительством РФ. Прикладывать к заявлению квитанцию об оплате пошлины необязательно. Однако ее наличие способствует ускорению процесса.

Результатом рассмотрения заявления о регистрации лицензионного договора может быть:

  • внесение сведений в соответствующий реестр ОИС, выдача заявителю уведомления о регистрации и публикация соответствующих сведений в бюллетене Роспатента;
  • отказ в предоставлении услуги.

Невыполнение обязательного требования закона о государственной регистрации лицензионного договора влечет его недействительность. Для сторон это чревато следующими неблагоприятными последствиями:

  • лицензиат может взыскать с лицензиара убытки, связанные с невозможностью использования прав на ОИС;
  • лицензиар лишится права на получение вознаграждения.

Если одна из сторон уклоняется от регистрации лицензионного договора, ее можно понудить к этому через суд.

Документы для регистрации лицензионного договора

Для процедуры требуются:

  • заявление о регистрации по установленной форме;
  • лицензионный договор (выписка из него, уведомление сторон);
  • согласие на обработку персональных данных;
  • нотариально заверенный перевод (если документы составлены не на русском языке).

Заявление подается обеими сторонами либо одной из сторон соглашения. В нем требуется указать вид и реквизиты сторон сделки, объекты, на которые предоставляется право использования, номера документов, удостоверяющеих исключительные права на них.

Кроме этого, в заявлении на регистрацию отражаются следующие условия лицензионного договора:

  • срок действия;
  • территория применения;
  • способы использования;
  • согласие на сублицензионный контракт;
  • право на одностороннее расторжение.

При отсутствии какого-либо из этих условий в контракте его указание в заявлении не требуется. Если вы действуете через представителя, необходимо представить соответствующую доверенность.

К кому обратиться за регистрацией лицензионного договора?

При выборе компании ориентируйтесь на ее опыт и компетентность. Неквалифицированная помощь приведет не только к отказу в регистрации, но и к потере времени и уплаченной пошлины.

Агентство «ИНТЭЛС» работает на рынке интеллектуальных прав с 1988 года и гарантирует своим клиентам оказание качественных услуг. Это подтверждается рейтингами издательств InterContinental Finance & Law Magazine, Managing Intellectual Property, Legal Comprehensive Law Awards, Managing Intellectual Property. В штате компании работают сотрудники, неоднократно признаваемые лучшими юристами России по данным исследования BEST LAWYERS.

Закажите услугу по регистрации лицензионного договора на сайте или запишитесь на бесплатную консультацию.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector